原题:康新、刘瑞贤:“技术问题”,专利申请的三大技术要素之一

摘要:虽然“技术问题”的概念出现在《审查指南》而不是更高层次的专利法和实施细则中,但不同法律条文中“技术问题”的具体含义也不尽相同,在专利授权和确认中的地位不可低估。本文从不同的法律规定出发,探讨了“技术问题”的含义和作用。

一、专利法第二条第二款:

专利法第二条第二款对发明的定义是:“发明是指产品的新的技术方案、方法或者改进”。根据《专利审查指南》第二部分_章第二节第三自然段的规定,专利法第二条第二款规定,不采用技术问题的解决办法取得符合自然法规定的技术效果”。

因此,可以推而广之,在判断专利申请的权利要求是否为专利保护的客体时,关键是确定专利申请能够解决的问题是什么,能够解决的问题是否是技术问题。如果是,则需要确定用于解决该专利申请的权利要求中的技术问题的方法是否为技术方法,确定该专利申请的权利要求采用了解决该技术问题的技术方法,由此可以确定该权利要求属于专利保护客体,这一点在作者的实际工作经验中也得到了验证。

因此,技术问题在决定专利申请是否属于专利保护对象中起着重要的作用,这里的技术问题是指专利申请中提出的技术问题,即在实践中需要解决的技术问题。

2、专利法实施细则第二十条第二款

《专利法实施细则》第二十一条第二款的立法目的是“从解决技术问题的意义上保证独立权利要求所要求保护的技术方案的完整性,这是独立权利要求应当达到的_标准”。

根据立法的目的可以推断,判断必要的技术特征的基准是:为了解决本发明提出的技术问题,取得相应的技术效果,所采用的技术方案是否必须含有一定的技术特征,如果技术特征是必要的,属于必要的技术特征。

因此,在确定专利申请的独立权利要求是否缺乏必要的技术特征时,首先需要确定需要解决的技术问题是什么。如果专利申请解决了多个技术问题,则需要确定每个技术问题是否相对独立,以及解决每个技术问题的技术特征是否相对独立。如果是这样,在立法请求中记载了解决一个或者一部分技术问题所必需的技术特征,就可以认为是独特的,符合实施细则第二十一条第二款的规定,不需要记载解决一个或者一部分技术问题所必需的全部技术特征技术问题。

也就是说,确定专利申请的独立权利要求是否缺乏必要的技术特征,关键在于确定专利申请所要解决的技术问题。解决技术问题的技术特征记载在独立权利要求书中的,可以认定符合实施细则第二十一条第二款的规定。

需要注意的是,专利法实施细则第二十一条第二款所称技术问题,是指专利申请中提出的技术问题,即在实践中需要解决的技术问题。

三、专利法第二十六条第四款

该条款涉及判断权利要求书中已定义的一般技术特征中所包含的一个或多个从属概念或选择方法(例如上泛化、并行泛化或功能限制)是否能够解决专利申请中需要解决的技术问题。换言之,权利要求书中的技术特征是否能够通过说明书得到支持,是指权利要求书中的技术特征是否得到了适当的概括,是否涵盖了不能解决本发明或者实用新型所要解决的技术问题的实施例。

因此,在判断说明书是否能够支持专利申请的权利要求时,需要判断一般技术特征所涵盖的所有实施例是否能够解决相同的技术问题,在不判断一般技术特征是否能够解决由权利要求书限定的技术方案所要解决的全部技术问题的情况下。

如果说《专利法实施细则》第二十条第二款对合理界定独立权利要求的保护范围起着重要作用的话,它强调权利要求技术方案的完整性,即技术特征是否解决了需要解决的技术问题在专利申请中已经对权利要求书进行了界定,即必要的技术特征是否存在问题。

专利法第二十六条第四款对构成权利要求书的技术特征的合理概括具有重要作用,强调权利要求书的技术方案范围的合理性,即技术特征的概括是否适当。

因此,专利法第二十条第二款和第二十六条第四款相互补充,共同限制申请人将权利要求的保护范围限定在适当的范围内,以公开换取保护。

四、专利法第二十二条第三款

根据专利法第二十二条第三款的规定,创造性是指与现有技术相比,本发明具有突出的实质性特点和显著的进步,本实用新型具有实质性特点和进步。

判断本发明是否具有突出的实质性特征的一个重要步骤是从最接近的现有技术和本发明实际解决的技术问题来判断本领域技术人员是否清楚地知道需要保护的发明。因此,在判断专利申请的权利要求是否具有创造性时,涉及到一个技术问题。这里的技术问题是指本发明实际解决的技术问题,即根据权利要求的区别技术特征和最接近的现有技术,新确定的专利实际解决的技术问题。

在判断权利要求是否具有创造性时,重新定义技术问题的目的是规范自由裁量权的行使,使现有技术是否具有技术启示的确定更加客观,专利是否具有创造性的确定更加客观。在创造性判断中,与权利要求相比,最近的现有技术是不同的,所识别的区别技术特征往往是不同的。新确定的技术问题是动态的、相对的,一般不同于专利申请提出的技术问题。

综上所述,技术问题在专利申请的授权和最终确认过程中起着重要作用,它关系到专利申请的保护范围。

然而,在实践中,通常是先审查专利申请的创造性,然后审查专利申请的权利要求是否缺乏必要的技术特征,是否能够得到说明书的支持。因此,经常会出现基于区别技术特征的技术问题,相对于现有技术来说缺乏必要的技术特征,无法解释图书支撑的判断。在这种情况下,重要的是要记住,在确定权利要求是否缺乏必要的技术特征并得到说明书的支持时,应当以专利申请中提出的技术问题为依据,而不是相对于最近的现有技术重新确定的技术问题。判断依据的不同会影响最终的判断结果,进而影响专利保护的范围、专利申请是否可以授权以及专利权是否有效。

本文对专利审查过程中有关技术问题的法律规定进行了分析,希望能为业内同行回应审查意见和无效提供一些有益的启示。以上观点作者难免有遗漏,欢迎批评指正。